청구항의 적정 갯수는?
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특허발명의 권리범위는 청구범위에 적혀 있는 사항에 의하여 정해지는 것으로서, 청구범위는 명세서에서 가장 중요한 부분 중 하나이다. 발명의 설명에만 기재되어 있고 청구범위에 기재되어 있지 않은 발명은 특별한 사정이 없는 한 보호되지 않는다. 이런 청구범위에는, 특허법시행령 제5조에 따라, 독립청구항을 기재하여야 하며, 독립청구항을 한정하거나 부가하여 구체화하는 종속청구항을 기재할 수 있으며, 아울러 이런 청구항은 발명의 성질에 따라 적정한 수로 기재되어야 한다.
청구항이 적정한 수로 기재되어 있지 않는 경우도 청구범위 기재방법 위반으로서 거절이유 중의 하나인데, 실제로 완벽하게 동일한 청구항을 기재한 경우가 아니면 이런 거절이유가 통지되지 않으며, 지극히 형식적인 이런 거절이유를 기반으로 거절결정을 한 사례도 없다.
그럼 적정한 수는 어느 정도일까? 일년에 30여건 정도 출원하는 기계, 건설 회사의 명세서를 보니 대부분 청구항이 20여개 정도로 되어 있는데, 이것은 정말 적정하게 기재되어 있는 것일까? 청구범위 작성의 대 원칙은 발명을 적절하게 보호받을 수 있도록 하는 것이고, 이를 고려하여 독립항과 종속항을 기재하는 것이다. 청구항이 많으면 발명을 더 많이 보호받고, 적으면 덜 보호 받은 것은 아니다.
예를 들어, 독립항 1개인 특허 1과 위 독립항 1개와 동일한 독립항 1개와 종속항 10개를 가지는 특허 2의 차이점은 무엇일까? 소송 및 심판 경험을 기반으로 보면, 위 특허 1과 특허 2의 보호범위는 차이가 없다. 어떤 실시제품이 특허 1 침해이면 특허 2 침해이고, 특허 2 침해이면 특허 1도 침해이다. 아울러 특허 1 침해가 아니면 특허 2 침해도 아니고, 특허 2 침해가 아니면 특허 1 침해도 아니다. 물론 특허 2가 특허 1보다 청구범위를 병합하는 정정 등을 할 수 있는 여력이 조금 더 있어 보이기는 하지만, 이는 현행 정정의 인정범위를 고려하면 지극히 이론적인 주장일 뿐이며, 실제 그런 경우를 고려하였다면 청구범위가 아니라 발명의 설명에 기재되어 있으면 족하다. 더욱이 위 종속항 10개가 독랍항과 운명을 같이 하는 것이라면 기재할 필요도 없는 것을 기재한 것일 뿐이다.
비용 관점에서 본다면, 특허청에 납부해야 하는 관납료(출원료, 심사청구료, 등록료)는 청구항의 수에 따르므로 특허 2는 특허 1보다 상당히 많은 비용을 지불하여야 한다. 특히 많은 청구항은 심사에도 큰 부담이 될 수 밖에 없다.
그럼 적정 수는 몇 개일까? 정확한 답은 없지만, 특별한 경우가 아니라면 종속항은 그 숫자를 최소화하는 것이 적정해 보인다.