선행발명 1, 2에 의하여 진보성이 부정되지 않는다는 심결이 확정되었다. 그 이후 선행발명 1 내지 3에 의하여 진보성이 부정된다는 취지의 무효심판이 제기되었는데, 일사부재리 위배(선행발명 1 내지 3에 의하여 진보성 부정되지 않음)로 특허심판원에서 각하심결되었다.

심결취소소송이 제기되었는데, 선행발명 4를 추가하면서, 특허발명은 선행발명 4에 의하여 진보성이 부정되므로, 각하심결은 취소되어야 한다고 주장하였는데. 이 주장이 받아들여질 수 있을까? 결론적으로 주장 자체도 불가하다(추가 내용 : 이 점에 대하여는 충분히 다른 의견이 있다. 일사부재리에서 의미하는 동일사실 및 동일증거에서, 진보성 결여(특허법 제29조 제2항)는 동일사실로서 진보성 결여에 관한 주장에서 선행발명 4를 추가할 수 있지만, 다만 신규성, 기재불비 등은 동일사실이 아니어서 주장을 할 수 없다고 볼 수 있다. 진보성 결여만이 문제가 된 사안에서, 신규성 또는 기재불비는 동일사실이 아니어서 일사부재리 대상이 아니며, 본안판단을 하여야 한다)  

특허법 제163조는 “이 법에 따른 심판의 심결이 확정되었을 때에는 그 사건에 대해서는 누구든지 동일 사실 및 동일 증거에 의하여 다시 심판을 청구할 수 없다. 다만 확정된 심결이 각하심결인 경우에는 그러하지 아니하다.”라고 확정 심결의 일사부재리 효력을 정하고 있다. 특허심판원은 심판청구 후 심결 시까지 보정된 사실과 증거를 고려하여 심결 시를 기준으로 심판청구가 선행 확정 심결과 동일한 사실·증거에 기초한 것이라서 일사부재리 원칙에 위반되는지 여부를 판단하여야 한다.

대법원 2009후2234 판결은 ‘일사부재리의 원칙에 따라 심판청구가 부적법하게 되는지 여부를 판단하는 기준 시점은 심판청구를 제기하던 당시로 보아야 한다.’고 하였는데, 이는 선행 심결의 확정을 판단하는 기준 시점이 쟁점이 된 사안에서 특허법상 일사부재리 원칙의 대세효로 제3자의 권리 제한을 최소화하기 위하여 선행 심결의 확정과 관련해서만 그 기준 시점을 심결 시에서 심판청구 시로 변경한 것이다. 

일사부재리 원칙 위반을 이유로 등록무효 심판청구를 각하한 심결에 대한 취소소송에서는 심결 시를 기준으로 동일 사실과 동일 증거를 제출한 것인지를 심리하여 일사부재리 원칙 위반 여부를 판단하여야 한다. 이때 심판청구인이 심판절차에서 주장하지 않은 새로운 등록무효 사유를 주장하는 것은 허용되지 않는다. 이러한 새로운 등록무효 사유의 주장을 이유로 각하 심결을 취소할 수 없고, 새로운 등록무효 사유에 대하여 판단할 수도 없다(대법원 2018후11360 사건)    

각하심결은 심판청구가 적법하지 않은 때 이루어지는데, 권리범위확인심판에서 확인대상발명이 특허발명과 대비할 수 있을 정도로 특정되지 않을 때에도 각하된다. 이 경우 심결취소소송을 제기하면, 특허법원은 확인대상발명이 적법하게 특정되어 있는지 여부, 즉 심판청구의 적법 여부만을 판단할 수 있지, 확인대상발명이 적법하게 특정되어 있는 경우 나아가 권리범위 속부 여부를 판단할 수 없다.