거절결정불복심판 또는 정정심판 등에서 선행발명들에 의하여 특허의 진보성이 부정된다고 판단하였는데, 그 이후 심결취소소송 단계에서 추가로 선행발명들을 제출하여 진보성이 부정된다고 주장하는 경우 추가 선행발명들을 어떻게 보아야 할지가 여러 면에서, 특히 추가적으로 보정을 하거나 정정을 할 수 있는지 점에서 문제된다.

최근 대법원은 “특허법 제136조 제6항은 정정심판에서 심판청구인에게 의견서 제출기회를 부여함으로써 정정심판청구에 대한 심사의 적정을 기하고 심사제도의 신용을 유지한다는 공익상의 요구에 기인하는 강행규정이다. 따라서 정정심판이나 그 심결취소소송에서 정정의견제출 통지서를 통하여 심판청구인에게 의견서 제출 기회를 부여한 바 없는 사유를 들어 정정심판청구를 기각하는 심결을 하거나, 심결취소청구를 기각하는 것은 위법하다. 특히 정정심판을 기각하는 이유가 선행고안에 의하여 고안의 진보성이 부정된다는 취지라면 특허청장이 취소소송절차에 이르러 비로소 제출한 자료들은, 선행고안을 보충하여 출원 당시 해당 고안과 동일한 기술분야에 널리 알려진 주지관용기술을 증명하기 위한 것이거나, 정정의견제출 통지서에 기재된 선행고안의 기재를 보충 또는 뒷받침하는 것에 불과한 경우라고 인정될 때 판단의 근거로 삼을 수 있다.”라고 판시하였다(대법원 2019. 7. 25. 선고 대법원 2018후12004 판결).

즉 기존 선행발명들을 보충하는 정도라면 사용을 할 수 있지만, 그렇지 않으면 사용할 수 없다는 것이다. 예를 들어 추가 선행발명이 진보성을 부정하는 주요 증거라면 사용할 수 없다는 것이다.

그럼 이것과 사안이 조금 다르기는 한데, 심사관이 선행발명에 대한 확대된 선출원 위배로 거절결정을 하였는데, 심판에서 선행발명의 공개일을 잘못 보아 진보성 위배로 기각을 하였을 때, 심결취소소송에서 확대된 선출원 위배만을 이유로 청구기각을 할 수 있을까요?