최근 마무리하였던 특허 무효 사건에서, 소송 진행 중 상대방이 돌연 특허발명에 특허법 제42조 제4항 제1호 요건 위배의 기재불비 무효사유가 있다는 주장을 하였다. 즉 특허발명의 청구범위가 발명의 설명에 의하여 뒷받침되지 않아, 특허발명에 기재불비 무효사유가 존재한다는 것이다.

이 특허발명에는, 이 사건 전에, 이미 2번의 무효심판이 있었고(무효 아니라는 심결 확정), 침해소송에서 침해가 성립한다는 판결도 있었음에도, 상대방은 무언가 대단한 거라도 발견한 것처럼 특허발명에 기재불비 무효사유가 있다고 주장을 한 것이다. 그리고 그 주장은 특허발명의 청구범위와 동일한 내용이 도면에는 있지만, 워딩상으로 완전히 동일한 기재가 발명의 설명에 없다는 것이다.

이는 특허법 법리를 전혀 모르는 주장이다. 특허법 제42조 제4항 제1호는 공개하지 않은 발명에 대하여 특허를 부여하여서는 아니된다는 규정으로서, 발명의 설명과 도면을 종합적으로 참작하여 청구범위가 발명의 설명에 의하여 뒷받침되어야 한다는 점을 규정하고 있는 것이지, 발명의 설명에 청구범위와 동일한 기재가 있어야 한다는 점을 규정하고 있는 것이 아니다.

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상대방이 어떤 생각에 이런 주장을 하는지 모르겠지만, 아니면 말고 식의 이런 투망식 주장을 하는 순간, 이 주장의 당부를 떠나, 다른 주장들까지 신뢰성이 떨어진다는 점을 알아야 할 것이다.