최근 특허법원은 실용신안의 진보성 판단 기준 관련, “실용신안 제도는 혁신의 정도면에서 특허의 대상이 되는 발명에는 미치지 못하지만 종래기술에 비해 개선된 기술사상의 창작을 법적으로 보호함으로써 이른바 소발명을 장려하기 위한 제도이다. 따라서 이러한 제도의 취지를 고려하여 고안의 진보성을 판단함에 있어서 특허와 동등한 정도의 잣대를 적용하여서는 안 될 것이고, 그러한 기술적 사상을 창작해 내는 것이 통상의 기술자에게 매우 쉬운 정도를 넘어선다면 그에 대한 진보성을 부정하여서는 안 될 것이다.”라고 판시하였다(특허법원 2019. 4. 18. 선고 2018허6771 판결).

하지만 다음과 같은 점에서 위 판결에 아쉬움이 있다.

1. 특허와 실용신안이 통상 대발명과 소발명을 보호한다는 점은 일반인에게도 널리 알려져 있는데, 굳이 지금에 이르러 이런 설시를 할 필요가 있는지 의문이다.

2. 진보성 판단 기준에서 제시한 매운 쉬운 정도가 어느 정도이고, 이 사건에서 어떻게 적용되었는지 알기 어렵다.

3. 특허와 실용신안의 진보성 판단 기준이 같았던 것은 그 효력에 기초하고 있는데, 이에 관한 언급이 없다.

4. 실용신안출원은 우선심사를 청구함에 특허출원보다 실익이 있다. 실익이 없다면 자연적으로 유명무실해 질 수도 있으며(작년 기준 실용신안출원은 특허출원의 3% 정도이다), 실용신안으로 출원한 것은 출원인의 책임인데, 여기에 진보성 판단 기준이 개입되는 것이 타당한지 의문이다.

5. 현재 특허청에서 실용신안 제도 개선에 대한 논의 및 연구가 진행 중이다.

6. 이 사건의 실용신안권은 심판청구 당시 존속하였지만 심결시 존속기간 만료로 소멸되었다. 손해배상소송 등이 존재하였다면 그것과 관련한 판단이 선행되어야 했을 것으로도 보인다.