무효심판 심결이 특허법원 확정판결로 취소되었을 때, 특허심판원은 바로 기속력에 따라 특허법원 판결대로 심결을 하였다. 그런데 최근 이런 방식으로 행한 심결을 취소하는 판결(특허법원 2018. 11. 1. 선고 2018허4201 판결)이 있었다.

간단히 설명하면, 특허심판원 무효 심결 - 특허법원 유효(무효 아님) 판결(심결취소) - 특허심판원에서 바로 유효심결이라고 하였는데, 특허법원은 특허심판원에서 바로 유효심결을 하면 안 되고, 청구인에게 새로운 증거를 제출할 기회를 부여하여야 하고, 이에 따라 절차를 진행하여야 한다는 이유로 위 유효심결을 취소한 것이다.

이와 반대되는 경우도 있었다. 특허심판원 유효 심결 - 특허법원 무효 판결(새로운 증거제출로 심결 취소) - 특허심판원 바로 무효심결을 하였는데, 특허법원은 특허심판원의 무효심결이 적법하다고 판단하였으며, 지금은 특별한 사정이 없는 한 이대로 하고 있다. 

위에서 언급한 사안은 분명히 다르다. 하나는 특허심판원 무효 - 특허법원 유효- 특허심판원 유효라고 판단한 것이고, 다른 하나는 특허심판원 유효 - 특허법원 무효 - 특허심판원 무효라고 판단한 것이다. 그런데 첫번째 사안에 대하여는 새로운 증거를 부여할 기회를 부여하여야 하는 반면, 두번째 사안는 특허심판원에서 바로 무효라고 판단해도 된다는 것이다.

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정정청구기회, 정정심판기회, 새로운 증거 제출 관점 등에서 보면 이런 판단이 논리적으로는 타당할 수 있지만, 특허법의 목적으로 발명을 보호하는 것에 부합하는지는 의문이다. 두번째 사안도 특허심판원에서 바로 무효심결을 할 것이 아니라, 특허권자에게 정정을 하고 의견을 제출할 기회를 주는 편이 어떨까 한다.  더구나 이는 특허심판원에서 자체로 운영할 수 있으며, 특허법원 판결의 취지에 위배되는 것도 아니다,