상표가 거절되는 가장 큰 사유 중 하나는 선등록상표와 동일 유사이다(상표법 34조1항7호, 구 상표법 7조1항7호). 그런데 2016년 상표법이 전부개정되면서, 위 거절사유에 대한 판단시점이 출원시에서 등록여부결정시로 변경되었다.

예를 들어, 종래 출원당시 선등록상표가 존재하였더라도, 등록결정 시점에 선등록상표가 기간만료나 포기 등으로 소멸된 경우 거절사유에 해당하였는데, 현재는 등록여부결정시를 기준으로 판단을 하게 되어 거절사유가 되지 않게 된 것이다.

따라서 현재 선등록상표와 동일 유사를 이유로 거절이유가 통지된다면, 선등록상표의 존속기간이 어느 정도 남아 있는지를 확인할 필요가 있어 보인다.

한편, 종래에는 상표권이 소멸한 날부터 1년(존속기간 만료로 인한 소멸인 경우에는 6개월)을 경과하지 않은 타인의 등록상표와 동일, 유사한 상표는 등록을 받을 수 없었다. 즉 타인의 선등록상표가 소멸된 후 1년이 지나야만 상표출원을 할 수 있었는데, 이 규정도 함께 삭제된 것이다.

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그리고 경우에 따라서는 심사보류를 요청해 볼 수도 있다

​제30조(심사의 보류 또는 연기 등) ① 심사관은 해당 출원이 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 그 심사를 보류하거나 연기할 수 있다. <개정 2016. 8. 29., 2017. 12. 19.>

1. 타인의 동일·유사한 선출원상표가 심사계류 중이거나 심판·소송에 계류 중인 경우

2. 타인의 동일·유사한 선등록상표가 심판·소송에 계류 중인 경우

3. 지정상품추가등록출원의 기초가 되는 본인의 선출원상표 또는 선등록상표가 심판·소송에 계류 중인 경우

4. 해당 출원과 관련된 서류 등이 무효처분된 경우(단, 무효처분이 취소되어도 심사결과에 영향을 미치지 않는 경우에는 적용하지 않을 수 있다)

5. 심사관이 상표법 제51조제2항에 따라 외부에 의견문의를 한 경우

6. 타인의 동일·유사한 선등록상표가 존속기간갱신이 되지 않은 상태에서 존속기간 만료일부터 6개월 이내에 있는 경우

7. 상표권자가 상표법 제96조제1항제2호에 따라 질권이 설정된 등록상표와 동일유사한 상표를 출원한 것에 대해 질권자가 심사보류를 요청한 경우(이 경우 심사보류기간은 6개월 이내로 한다)

8. 그 밖에 심사를 보류하거나 연기가 필요하다고 인정되는 경우

② 심사관은 제1항에 따라 심사를 보류하거나 연기할 때에는 심사과장에게 보고하고 그 사실을 출원인에게 통지하여야 한다. 다만, 보류 또는 연기하는 기간이 2개월 이내인 경우는 제외한다.

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